实例探讨——浅析企业美国商标申请的常见问题

导读：

笔者借此前一个协助深圳某初创防疫用品公司注册商标的案例，与大家分享美国商标注册的一些常见的问题，包括商标指定商品的选定、商标注册可行性建议、美国商标注册的申请基础、美国商标注册耗时等。

美国，向来是国内出口企业最关注的市场，很多出口企业的第一目标国，大多数都是美国。
加上近几年跨境电商的兴起，让进入美国市场显得更加容易，很多创业者通过跨境电商，这样相对轻资本的方式进入美国市场。竞争越来越激烈的同时，也很大程度的拉升了美国的商标申请数量，毕竟商标是进入美国市场的必备要件之一。所谓“品牌出海，商标先行”。

（美国过去几年的商标申请量统计图）

近两年，笔者所在的机构接收客户的美国商标咨询的明显增多，尤其是去年疫情期间，很多企业找我们咨询防护用品相关的商标注册建议。

今天，笔者尝试借此前一个协助深圳某初创防疫用品公司（以下简称S公司）注册商标的案例，与大家分享美国商标注册的一些常见的问题。

一、商标指定商品的选定

一般来说，防疫用品会涉及好几个不同的品类，包括第一类化学试剂、第三类日用清洁用品、第五类医用卫生制剂、消毒剂、第七类废物、清洁装置、第九类防护装置、仪器、第十类医疗器械、第十一类消毒用装置和设备……

正如前面提到的一样，S公司系初创公司，公司初创阶段他们希望个别重点品类先做起来。

第9类:个人用防事故装置；事故、防辐射、防火用服装;人工呼吸用呼吸面罩；人用防护面罩；呼吸面具过滤器；防事故用手套；防护面罩；非医用 X 光防护装置；防事故、防辐射、防火用鞋；护目镜。

第10类:外科仪器和器械；医疗器械和仪器；人工呼吸设备；医用测试仪；医用体温计；医用诊断设备；治疗用面罩；理疗设备；医用手套；医用卫生口罩。

这里有一点需要提醒的是，美国商标的商品分类表与我国的有一些出入，尼斯分类制定的商品/服务并非完全符合当地审查标准，具体须以当地的“ID Master List”（简称“IDML”）为准，其较为独特的一点，就是美国一般不接受大范围表述的商品，较多时候需要“具体”描述，比如上述例子中第10类的商品“医疗器械和仪器medical apparatus and instruments”，该商品为尼斯分类中的规范商品，但并不符合美国的审查要求，需修改为“外科用医疗器械和仪器Medical apparatus and instruments for use in surgery”……

另外，考虑到美国是“使用为主”国家，一般需提供申请商标于指定商品/服务上的使用证据以获取注册或维持有效性，因此在选定商品/服务的时候不宜贪多，申请类别亦是如此，建议依照自己的商业经营实际和计划选定，以免因无法提供相应证据而影响商标稳定性。

二、商标注册可行性建议

一般来说，在拿到客户的咨询，了解到客户希望注册的商标之后。我们会首先协助客户根据他们的行业以及经营计划，依照尼斯分类表把商品/服务先定下来，也就是前面第一步的工作。

接下来，我们会安排一个快速的商标检索，作为选择我所商标注册服务的增值部分，让客户能够了解他们的待注册商标的基本前景。

对于检索结果返回是乐观的，我们会相应安排商标的申请工作。对于检索结果不理想的情况，我们会提供一些简单的建议，供客户参考并做调整。

除了以上提及到的免费简单检索以外，对于某些希望全面了解商标的注册前景，并希望尽可能深入地知晓商标注册的潜在风险与阻碍的客户，我们还提供收费的检索。对比免费检索仅触及相同商标，探寻直接的阻碍来说，收费检索会提供相同和近似检索，同时会提供一份详细的报告，供申请人评估和分析。

三、美国商标注册的申请基础

不同于中国的商标实务，对于计划到美国提交商标申请的申请人而言，除了要设计构思好商标的名字、图样，指定相应的商品以外，还需要明确另一个重要的点——到底商标基于哪一种“基础”进行提交。

首先，我们先来看一下，什么是美国商标注册的“基础”。按照美国商标实务，所谓的商标申请“基础”，其实是指商标申请人向美国专利商标局提交商标注册申请时所基于的美国商标法所规定的法律基础。

美国商标法中规定商标的“申请基础”共有三种：

1. 实际商业使用（use-in-commerce basis)；

2. 意向使用(intent-to-use basis)；

3. 国外注册(foreign registration basis)。

之所以有这样的一个规定，是因为美国为“使用主义”国家，即一般要求商标于美国当地实际使用了才有机会准予注册申请，但考虑到品牌先行，为方便申请人提前布局商标的情况，故增加了意向使用及国外注册两个基础。至于要采取何种基础进行申请，就要视乎申请商标在美国的实际使用状态，是已经使用还是未使用，或者仅在国外使用。

上述的三种不同的申请基础，需要申请人与代理机构在提交之前做好确认。要知道，每一种申请基础对商标提交以及后续程序都会产生不同的影响。本文暂不展开详述，我们在后续的文章中单独开辟专题与大家讲述。

简而言之，对于“实际使用”和“国外注册”而言，在商标顺利通过审查之后，并且没有第三方提出异议的情况，就能顺利注册。但是对于采用“意向使用”方式提交的申请，在顺利通过审查以后，还需要根据美国专利商标局颁发的《核准证明》(Notice of allowance)，进一步提供实际使用证据，以完成注册程序。注意，这一步骤会产生额外的费用。

值得指出的是，“先使用制”在美国商标的全过程都有体现，除了在提交申请的时候，需要选择“申请基础”，在商标顺利注册之后，申请人还需要在商标注册日起第5-6年及续展阶段提供使用证明，向美国专利商标局表明自己确实有在使用该商标。否则，商标将会面临被撤销或被无效的风险。